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美國發明專利的保護期間為自「專利申請日」起算的20年。然而,專利權的效力僅在專利獲准後始得生效。由於專利審查過程中可能因各種延遲而縮短專利權人實際享有的期間,美國因此設有專利權期限調整制度(Patent Term Adjustment, PTA),以補償申請人因 USPTO 延宕所致之專利權存續時間損失。


美國專利權期限調整的重點整理:

  1. 發明專利適用於專利權期限調整,設計專利不適用。
  2. 專利權期限調整不適用於已聲明「期末放棄(TD)」的部分。
  3. USPTO會在專利核准時,就會自動計算專利權期限補償總日期,所以在專利審查過程中,對於專利申請人而言,更重要的是了解做了哪些行為會被認為是申請人的延遲,並盡量避免。
  4. PTA計算:

影響美國專利權期限的制度

影響美國發明專利期限的機制可分為延長與縮短兩類:

  • 延長:專利權期限調整(Patent Term Adjustment,PTA)、專利期間延長(Patent Term Extension, PTE)
  • 縮短:期末放棄(Terminal Disclaimer, TD)

其中,專利權期限調整(PTA)是用於補償「因為UDPTO審查延宕,而縮短專利權人實際享受專利權的時間」;專利期間延長(PTE)是為了補償「藥品在取得上市許可前無法實施專利」,而可以申請延長專利權的存續期間;期末放棄(Terminal Disclaimer,TD)則是通過放棄部分專利保護期間,以克服雙重專利(double patenting)的審查意見。

另外要注意的是,雖然美國的發明專利和設計專利都有經過實體審查,但因為設計專利專利期限是從「專利公告日」起算,不會受到審查時長影響,因此只有發明專利適用於專利權期限調整。

專利權期限調整計算

USPTO延遲

USPTO對專利申請人提供三項審查進度保證,若因為 USPTO 的因素導致延遲而未能符合保證,將透過專利權期限調整對專利權人進行補償:

保證A-保證會迅速對專利申請案作出回覆

保證B-保證提出專利申請繫屬期間(pendency)不超過三年

保證C-保證對因衍生程序、保密命令和上訴造成的延誤,進行專利期限調整

對應上述三大保證,USPTO的延遲也可以分為以下A、B、C類延遲

USPTO延遲=[A類:官方回覆的延遲] + [B類:專利核准的延遲] + [C類:程序中干擾延遲] – 重疊的期間

A類:官方回覆的延遲

(1) USPTO未能於專利申請提出後的14個月內,發出首個官方通知 ,官方回覆包含審查意見通知(Non-Final Rejection)、限制要求(Restriction Requirement)、或核准通知(Notice of Allowance)等
(2)申請人針對審查意見做出答覆(例如答辯、RCE請求等) 或者提起訴願(appeal)後,USPTO未能於4個月內做出進一步回覆
(3) 訴願決定或是法院判決專利申請案是具有可以核准的請求項,但USPTO未於4個月內進一步發出審查意見通知或是核准審定書
(4) 申請人繳納授權費,且專利申請案已無其他問題,但USPTO未能於4個月內授權專利

B類:專利核准的延遲

USPTO保證提出專利申請繫屬期間(pendency)不超過三年,因此,從提出專利申請至核准的期間超過三年,延遲期間就要進行補償。但不包含申請人要求繼續審查(RCE)、提起訴願、進入訴訟所消耗的期間。

C類:程序中干擾的延遲

衍生調查程序 ( derivation proceedings)、保密命令(secrecy orders)、 訴願程序以及訴訟程序所造成的延遲。

各類延遲行為如果有重疊期間 (overlapping), 則重疊的部分採取扣除的方式,不會累加計算。

申請人延遲

專利申請人如果在專利審查的過程中「沒有做出合理的努力(failed to engage in reasonable efforts)」推進申請進度,即構成申請人延遲,在計算專利權期限調整時要扣除申請人延遲的期間。以下是常見的申請人延遲樣態如下:

1. 請求延展、中止、延遲

(1) 對於USPTO發出的任何審查意見通知(包括rejection、objection、argument),申請人申請展延回覆時間而未在三個月內答覆
(2) 申請人提出中止請求、延遲授權請求
(3) 延遲繳納授權費
(4) 未及時提交訴願理由書 (appeal brief)、授權通知書發出後才提交RCE請求、因申請人原因使申請在遞交八個月內仍未處於待審查狀態 (in condition for examination)等。

2. ­延誤審查員作業

(1) 審查員發出審查意見或授權通知書之日前一個月內提交初步修改或其他修改文件,導致審查員需要發出補充審查意見或補充授權通知書
(2) 因疏忽導致答復審查意見文本有遺漏、答復文本提交後又主動提交補充答復文件或其他文件

3. 提出多次RCE

雖然USPTO的A類延遲有包含在RCE階段的延遲(例如:未能於提出RCE後的4個月內給出官方通知 、未於申請人答辯後4個月內做出進一步回覆等,延遲時間都會進行補償專利權期限),但是B類的三年延遲將暫停計算,因此對於申請人而言,提出多次RCE,或是在RCE階段多次的答辯次數,都會造減少可以補償的專利權期限天數。

4. 答辯過後才提出IDS

申請人於答覆審查意見之後才提出IDS(Information Disclosure Statement),將會被歸類成申請人延遲,在計算專利權期限補償時,自答覆審查意見至提出IDS之間的時間會被扣除。

但如果IDS所呈報資訊是美國或外國對應案的專利局初次引用的文獻,且申請人是在收到通知後的30天內提出IDS,並提交聲明 (Document Description: Patent Term Adjustment Statement Under 37 CFR 1.704(d)) ,則不計入申請人延誤。30天的期限又稱為thirty-day safe harbor,無法請求展延。

小提醒:由於USPTO 會在專利核准時自動計算 PTA,因此在審查過程中,申請人更需要留意的是有哪些行為會被認定為是延遲,並盡量避免,以確保專利權利期間不受不必要的扣減。

PTA不適用於已聲明TD的部分

為了避免專利申請人以實質內容相同的技術,專利申請保護範圍僅為顯而易見的變體,達到先後申請專利而延長受專利保護時間的目的,USPTO會發出重複授權駁回的審查通知。而專利申請人克服審查意見的其一方式是聲明「期末放棄(Terminal Disclaimer)」:聲明同意在後授權的專利保護期限會與先授權的專利保護期限同時屆滿,放棄後申請專利獲得的「超期保護」,從而避免重複授權對公眾利益的損害。已經「期末放棄」的部分不能再通過專利權補償的方式再獲得專利權的保護。

對專利權期限補償日期有異議

USPTO會在專利核准時自動計算專利權期限補償總日期,申請人如果對專利權期限調整日期計算有異議,可以在專利授權後 2個月內(可延長至 5個月)聯繫USPTO。如果仍不滿意,也可以在 180 天內向地方法院提起民事訴訟。


法條:

35USC§154(b)
37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704