設計專利申請案提交後,審查員會依序進行檢索與審查,約六個月到一年之間會收到智財局發出的官方文件;如果審查員認為設計專利符合取得專利的要件,就會發出核准審定通知書;如果審查員認為有不予專利的理由,就會發出審查意見通知函,並同時檢附檢索報告。

以下以D226401這件設計專利當時的審查意見通知函為例,說明收到審查意見通知函後要注意哪些資訊。

步驟一、確認答覆時間

審查員會在審查意見通知函說明不予專利的原因,如果不認同審查員所提出的不予專利理由,需要於收到審查意見通知函後的兩個月內答覆審查意見,也就是提交申復理由書(與修正書);如果來不及在兩個月內完成申復理由書,可以先在期限內提交專利申請延展指定期間申請書,這樣就可以再延長兩個月的提交申復理由書期限。

下載:專利申請延展指定期間申請書(空白)

步驟二、確認不予專利的理由

審查意見通知函的說明部分,會寫明審查員認為不予專利的理由以及對應的法條。設計專利申請案常見不予專利的理由與對應法條:

  1. 不符合專利法第122條第1項,不具產業利用性
  2. 不符合專利法第122條第1項,不具新穎性
  3. 不符合專利法第122條第2項,不具創作性

專利法第122條
可供產業上利用之設計,無下列情事之一,得依本法申請取得設計專利:
一、申請前有相同或近似之設計,已見於刊物者。
二、申請前有相同或近似之設計,已公開實施者。
三、申請前已為公眾所知悉者。
設計雖無前項各款所列情事,但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時,仍不得取得設計專利。

產業利用性

產業利用性是指設計在產業上可以被利用,能被重複製造生產或使用。

例如:利用窯變所「隨機形成花紋外觀」的陶瓷碗,因為無法再現相同的花紋,會被認為是純藝術創作而不具有產業利用性,無法取得設計專利;如果是陶瓷作品具有特殊「形狀」,且可以再現製造其他相同的陶瓷碗,就具有產業利用性。

新穎性

申請專利的設計如果沒有與先前技藝的一部分相同或近似,就會被認為是具新穎性,而以下四種態樣會被認為不具新穎性:
(1)相同外觀應用於相同物品,即相同之設計
(2)相同外觀應用於近似物品,屬近似之設計
(3)近似外觀應用於相同物品,屬近似之設計
(4)近似外觀應用於近似物品,屬近似之設計

專利法中的「先前技藝」,是指專利申請日前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技藝。

在判斷設計之相同或近似時,審查人員應模擬市場消費型態,而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者為主體,依其選購商品之觀點,判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。

創作性

創作性是當設計專利申請案已經被認為具有新穎性時,才會進行判斷。

當申請專利之設計與先前技藝不相同亦不近似,但如果以先前技藝為基礎,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計,且未產生特異之視覺效果,就會被認為是沒有創作性。

步驟三、確定引證資料

檢附的檢索報告會列多件引用文獻資料,但只需要看被列在審查意見通知函中的引證文件。另外,審查員雖然會列引證文件,但是不會附上引證文件的全文,所以要自己查。

以D226401這件設計專利當時的審查意見通知函為例,介紹如何查詢引證文件的全文。審查意見通知上僅有我國第M620693號新型專利作為引證資料。

全球專利檢索系統進去後,輸入引證文件的專利號

步驟四、比對設計專利申請案與引證文件的差異

在看設計專利申請案與引證文件的差異時,要特別記得設計專利是著重於物品的外觀,而不是物品的功能性。

了解審查員不予專利的理由,以及設計專利申請案與引證文件的差異後,如果不認同審查員的意見,就可以著手撰寫申復理由書了。