中國最高人民法院-ACT訴OPPO標準必要專利

本判決重要之處：

中國最高人民法院第一次針對標準必要專利作出的最終判決
中國判決第一次使用可比協議法決定標準必要專利的授權金費率計算
標準必要專利授權談判流程與過錯考量因素

案件摘要

一審：(2018) 蘇01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364號
二審：(2022) 最高法知民終907、910、911、916、917、918號

高清編解碼科技有限公司（Advanced Codec Technologies, LLC，以下簡稱ACT）於2018年11月16日起訴OPPO廣東移動通信有限公司(以下簡稱OPPO)侵犯六件AMR-WB語音技術的標準必要專利(以下稱涉案專利)。ACT提供許可協議作為使用可比較協議法計算許可費率的基礎，並且控訴OPPO故意拖延許可談判，具有明顯過錯，主張損害賠償應案專利許可費的三倍進行計算，共主張5千萬美元的損害賠償。

OPPO辯稱涉案專利非屬於標準必要專利、係爭產品未落入專利保護範圍且ACT的損害賠償與合理開支的計算缺乏依據。另外，OPPO亦以ACT違反FRAND許可談判義務為由提出反訴，請法院確認ACT在授權談判中的相關行為違反FRAND義務；判決OPPO公司在中國製造、銷售涉案標準必要專利產品的授權費率；並判令高清公司賠償OPPO公司經濟損失。

一審法院經審理，認定涉案專利為標準必要專利，並判定OPPO應支付1,306萬元人民幣的許可費。雙方都不滿一審判決並上訴二審(最終判決)。最高法院詳細分析了可比較協議的選擇和雙方FRAND義務遵守情況，計算得出許可費本金為2百多萬美元及利息。

本案是中國最高人民法院第一次針對標準必要專利作出的最終判決，也是中國判決第一次使用可比協議法決定標準必要專利的授權金費率計算。判決書中不僅提到了法院如何選取具有可比性的協議，以及對標準必要專利授權談判流程、判斷談判過錯考量因素等，是中國標準必要專利爭議中的重要判決之一。

以下針對最高人民法院(二審)判決摘要整理如下：

可比協議的選取

確定標準必要專利授權費率的方法包括「可比較協議法」、「由上而下法」、「參照具有可比性專利池中的授權資訊法」等。

其中，可比協議法的優點在於能夠反映市場定價。在公平競爭的市場中，專利許可協議最終的許可費率通常是雙方通過真實談判、經自願協商一致所達成的商業談判結果，通過談判確定的許可費率基本能夠相對客觀、公允、合理地反映被許可的專利技術在簽約時的市場價值。

在選取具有可比性的許可協議時，應當重點考慮以下因素：

許可談判的環境
具體指雙方的交易背景和交易條件，其直接關係到協議是否為許可方和被許可方在不存在心理強制的情境（例如伴隨訴訟或以訴訟相威脅、伴隨法院作出停止侵權的裁決或以向法院申請頒發停止侵權的裁決相威脅）下基於自願協商達成一致的結果。
許可主體的相似性
包括許可方的相似性、被許可方的相似性，可以從業務模式、經營範圍、許可人與被許可人的關係等多方面加以判斷。
許可專利的相似性
例如可比較協議中作為許可標的的專利是否與訴爭案件中的專利相一致或至少涵蓋後者，是否與訴爭案件中的專利具有相同或者類似的數量和質量等。
許可條款的相似性
包括許可費率的計算、許可範圍、許可期限、許可方式、許可使用費支付方式等。

由於ACT所提交的許可協議，許可方基本上都是ACT或是關聯方，且約定的許可方式、許可期限等基本相同，以此在選取可比協議時的重點考量因素包含：

許可標的：例如是否僅包含涉案六件專利
被許可方情況：例如是否與OPPO公司同屬在中國通信行業領域內的知名企業
許可的地域範圍：例如是否僅限於中國範圍還是全球範圍
許可談判的環境：例如是否在許可談判過程中雙方之間存在相關訴訟
專利實施規模：例如實施專利技術的產品銷量

許可談判

人民法院在審理標準必要專利金權糾紛案件過程中，適用專利許可使用費合理倍數的計算方式來確定專利侵權數額時，標準必要專利權人和被訴侵權人在協商許可條件的談判過程中的談判表現，以及未能就許可條件達成一致是否存在過錯及過錯程度大小，並不是確定專利許可使用合理倍數時應當考慮的法定因素；但是在損失數額確定後，無論是侵權責任糾紛還是合同責任糾紛，均需要根據雙方當事人的過錯程度及其影響(原因力)等因素進一步合理確定雙方當事人之間的損失分擔。雙方當事人在專利許可使用費協商過程中的過錯程度是影響賠償責任的重要因素。

標準必要專利相較於非標準必要專利而言的特殊性在於：其為實施相關標準中必要實施的專利，專利權人在其專利被納入擬定標準技術方案的過程中，需要向有關標準組織做出將照FRAND條件，許可不特定人實施其專利的承諾(FRAND承諾)。儘管FRAND承諾並非向特定專利實施人作出，但該承諾已是國際主流標準。一旦實施人向標準必要專利的權利人請求實施專利，專利權人原則上不得無正當理由拒絕許可，所面臨的談判問題已經主要不是是否可以許可的問題，而是要按什麼條件許可的問題，許可條件特別是許可使用費是權利人與實施人協商定立標準必要專利實施許可合同的核心問題。

根據民法典的規定，締約雙方應當遵守誠信原則協商定立合同，誠信原則在標準必要專利許可談判中主要體現為行業所普遍認可的遵循FRAND原則。

標準必要專利實施許可談判流程

按照標準必要專利許可談判的行業慣例，一份標準必要專利實施許可合同的達成，一般經歷以下環節：

權利人向實施人發出侵權書面通知，告知實施人涉嫌侵害的標準必要專利的相關信息，如專利號、專利所對應的標準，並詢問實施人是否願意與專利權人磋商許可條件；
實施人在收到權利人的書面通知後，如有獲得許可意願，應及時答覆權利人，並告知權利人願意與其協商具體的實施許可條件；
權利人在收到實施人的答覆後，可以向實施人提出許可條件的邀約，包括許可費率、許可方式、許可地域、許可限制等；
實施人在收到權利人的邀約後，如果認為許可條件公平合理，則雙方可以就此達成許可協議；如果實施人認為權利人所報許可條件不合理，則應當在合理期限內及時告知權利人並解釋不認可的理由，同時實施人可以向權立人提出反要約；
權利人收到實施人不認可要約的理由後，可以向實施人作進一步解釋，以澄清實施人所提出的質疑；如果收到實施人提出的反要約，權利人認為公平合理的，則雙方可就此達到許可協議；
如果權理人認為實施人所提反邀約條件不合哩，同樣應當在合理期限內及時反饋給實施人並向實施人解釋不認可的理由，並可視情提出新的邀約；
如果權利人認為實施人的反邀約不公平合理，則實施人可以及時將反邀約對應的許可費予以提存。

判斷權利人在談判中過錯的因素

認定權利人在許可談判中是否存在過錯，通常可以綜合考慮以下因素：

是否未向實施人發出侵權書面通知書便直接提起司法訴訟要求確認許可費；
是否對實施人提出的許可請求予以明確拒絕；
在談判過程中，是否對實施人反覆以提起侵權訴訟或向法院申請頒發停止侵權的裁決相威脅或直接付諸實際行動；
是否無正當理由拖延協商或中斷協商；
是否拒絕向實施人批露必要的專利信息(例如一定的標準必要專利數量、示例性的權利要求對照表)；
是否拒絕向實施人公開所主張的許可使用費數額，或許可費率的計算依據或計算方式；
在同等條件下向實施人提出的許可條件中的報價是否明顯高於或不合理地高於向其他同業競爭對手提出的報價；
收到實施人的反邀約後是否在合理期限內向實施人作出反饋；
是否無正當理由對實施人提出的澄清相關技術問題的要求予以拒絕。

判斷實施人在談判中過錯的因素

認定實施人在許可談判中是否存在過錯，通常可以綜合考慮以下因素：

收到權利人發出的侵權書面通知後，是否在合理時間內作出回應
收到權利人提出的邀約條件後，是否在合理時間內作出接受與否的積極回應
對權利人發出的邀約認為不合理的，是否及時向權利人提出其認為公平合理的反邀約或許可建議
是否無正當理由拖延協商或中斷協商
是否向權利人提出明顯不合理的許可條件

但實施人在許可談判中表示願意與權利人達成許可協議的同時，聲明保留對專利是否屬於必要專利或是對專利權有效型的質疑，一般不認為其具有主觀過錯。

本案的被訴侵權產品與賠償數額確定

本案的係爭專利的專利號99813601.8、00815854.1、99813602.6、99813640.9、01803954.5、99813641.7，均為AMW-WB標準必要專利。

#	系爭專利專利名稱	申請號	公告號
1	用於對寬頻聲音訊號進行有效的編碼的感覺加權設備與方法以及使用該設備的蜂窩通訊系統	CN99813602.6	CN1127055C
2	對過採樣合成寬頻訊號進行高頻分量恢復的方法與設備	CN99813640.9	CN1165891C
3	對寬頻訊號進行解碼時的周期性增強的方法和設備	CN99813641.7	CN1165892C
4	在編碼寬頻訊號中用於適應性頻寬音調搜尋的方法與設備	CN99813601.8	CN1172292C
5	寬頻語音和音訊訊號解碼器中的增益平滑	CN00815854.1	CN1229775C
6	在用於寬頻訊號編碼的代數碼本中索引脈衝位置和符號的方法和設備	CN01803954.5	CN1205603C

依本六案溝通情況，認為雙方基本上都展現出願意達成許可協議的意願，但磋商細節上存在認識分歧，且雙方均具有一定的過錯表現，因此各自應對造成的損失承擔50%的責任。

本六案中，ACT所遭受的遭受的損失是假設雙方及時案照FRAND條件達成實施許可合同的前提下，ACT應當取得的利益和現有利益之差。ACT因雙方未能締約所額外遭受的損失基本上是其本應於早日取得全部許可使用費的期限利益損失，及正常情況下可以合理預見的利息損失。

標準必要專利的權利人最終從專利實施人獲得的賠償金額：

許可使用費本金
利息損失，利息損失案標準必要專利的權立人因遲延該許可費本金預期期間的利息澄以實施人締約過失比例計算

本六案ACT的實際損失能夠確定，無論是從專利侵權損害賠償角度還是從當事人締約過失責任角度加以審視，ACT的實際髓師均為按照上述計算方式確定數額，故不存在需要退而求其次參照專利許可使用費的倍數合理確定賠償倍數的必要與前提。涉案六件專利的全部許可費為人民幣15,390,527元。

參考：判決全文