標準必要專利常見問題包含:

  1. 過度宣告(over-declaration)與宣告不足(under-declaration)
  2. 專利箝制 (hold up)與反箝制(hold out )
  3. 授權金堆疊
  4. 反向維權而規避權利耗盡

過度宣告與宣告不足

標準必要專利是由專利權人自行宣告,由於標準組織不會對宣告的專利判斷是否實際有對應標準技術,也不會檢查有哪些專利明明是屬於標準必要專利卻沒有主動宣告,因此會出現過度宣告與宣告不足的問題。

過度宣告(over-declaration)

過度宣告顧名思義就是形式上已經宣稱是標準必要專利,但專利並沒有對應現行標準,或是對於專利所保護的技術不具有必要性,實質上不屬於標準必要專利。會造成有過度宣告的原因包含:

  1. 受技術標準制定組織所制定的政策影響 以歐洲電信標準協會(ETSI)為利,其智慧財產權政策規定:「在提出或制訂技術標準的過程中,如果 ETSI 成員知道自己擁有任何『可能是必要的(might be essential)』的專利,必須立即通知總幹事。」 如果技術標準制定組織設下智慧財產權政策較寬泛,不用「確定是標準必要專利」,而是「可能是標準必要專利」就要宣告,因此會增加過度宣告的機率。
  2. 標準技術的迭代更新 原先對應舊技術而宣告為標準必要專利可能會因為舊技術被淘汰,而不再屬於真正的標準必要專利
  3. 專利保護範圍的限縮 專利還在申請過程中就可以宣告是標準必要專利,但是在審查過程中可能會被限縮專利保護範圍;抑或是,專利即使核准後,仍有可能因為被舉發而進行專利限縮。二者都有可能讓最初被宣告為必要的專利失去其必要性。
  4. 商業考量 在實務上,有些專利權人會誇大宣告自己所有的專利屬於標準必要專利,作為展示企業的研發能量或吸引投資,獲得商業上的優勢;也可能希望通過擁有較多數量的標準必要專利,以在授權談判時取得比較高的授權金。如果以自上而下法(Top-down)的方式以比例算授權金,宣告的標準必要專利越多,可以獲得的授權金也較多。

宣告不足(under-declaration)

宣告不足是指實質上是標準必要專利,但卻沒有進行宣告。會造成有宣告不足的原因包含:

  1. 隱藏公司的智財策略 要由專利權人主動宣告,才會使一般的專利變成標準必要專利;在一些情況下,專利權人可能不希望其他競爭對手從自己手上的標準必要專利解讀相關的智財策略。
  2. 技術變遷:當標準制定之初,某些技術可能尚未受到足夠的注意,或者專利權可能尚未意識到這些技術的價值。後來隨著技術的發展和市場的變化,這些技術可能變得更加重要,但專利持有人可能未及時向標準化組織申報相關專利。
  3. 不熟悉標準制定程序:某些專利持有人可能不太了解標準制定的程序和要求,因此可能未將其專利申報給相關的標準化組織。
  4. 宣告成本:要宣告標準必要專利需要加入標準組織,而多數的標準組織加入都要繳納會員費/年費等費用,宣告標準必要專利時,也需要投入相當的人力成本準備相關文件,對於部分公司來說,可能覺得這些費用不值得,特別是當宣稱標準必要專利的價值未經證實時。

專利箝制與反箝制

標準必要專利中的專利箝制(hold-up)和反箝制(hold-out),是涉及專利權人和專利實施人用者之間的交互作用,這兩種情況都可能對標準必要專利的有效性和市場競爭產生負面影響。因此,標準化組織和相關利害關係者通常會努力找到平衡,以防止專利箝制和反箝制的發生,確保專利授權協商的公平性和合理性,從而促進市場的健康發展。

專利箝制(hold-up)

專利箝制又或稱專利劫持,是指標準必要專利的專利權人在標準制定過程之後,憑藉專利技術納入標準的「鎖定」效應,利用所擁有的標準必要專利獲得授權談判的優勢地位,並且透過訴訟禁令的威脅手段,以獲得更高的許可費用或其他利益,進而影響市場競爭和消費者利益。

專利反箝制(hold-out)

專利反箝制又或稱反向專利劫持,是指標準必要專利的實施人透過惡意拖延談判和或不合作的態度為籌碼,減少專利持有人的議價能力,以期在許可協商中取得更優惠的條件。


授權金堆疊(Royalty Stacking)

每個標準都有大量的標準必要專利,專利實施人可能需要向多個專利持有人支付授權費用,導致「授權金堆壘(Royalty Stacking)」現象。授權金堆疊問題可能出現的原因包括:

  1. 多重專利持有人:實施一個標準可能涉及多個專利持有人的專利。每個專利持有人都有權要求專利授權費用,導致授權費用累加。
  2. 不透明的許可條件:對於某些專利,可能難以確定其對標準的實施程度,從而難以準確評估應支付的許可費用。
  3. 許可費用談判的困難:由於涉及多方利益,許可費用的談判可能複雜而困難,導致無法達成合理的許可費用協議。

授權金堆疊問題可能對企業和市場造成負面影響,包括增加產品成本、阻礙技術創新、影響市場競爭和消費者利益。因此,標準化組織和相關利害關係者通常會努力解決授權金堆疊問題,包括制定合理的授權費用標準、加強專利持有人之間的協調和合作、以及建立有效的專利授權機制,從而維護市場的健康發展和技術創新。


反向維權而規避權利耗盡

專利權的「權利耗盡」原則,是指一旦專利權人將其產品或方法售出後,則專利權對該產品或方法的控制權就被耗盡了,套用在專利授權的領域時,是指上游的實施廠商(例如晶片廠商)獲得了專利權人的授權後,因為專利權已經權利耗盡了,所以下游實施廠商(例如終端設備廠商)就不需要再支付給專利權人權利金。

「權利耗盡」僅適用於由上游到下游的樣態,而在標準必要專利的授權實務中,出現了專利權人反向維權,先向下游實施廠商收取權利金,再向上游實施廠商收取權利金,以規避權利耗盡所造成的限制。

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