《企業知識產權合規與管理》：看似簡單的問題也要再多想一點

這本書在說什麼？

《企業知識產權合規與管理》書名中的「合規」（Compliance），就是指合乎法律規則中的一些強制性規定，否則會可能會導致被處罰、被起訴或是喪失一些權利。

本書是將企業經營過程中常遇到的知識產權問題羅列出來(約200個問題)，並給出具體的管理建議集合規化做法，輔以案例說明，供企業運營中參考。

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我對這本書的看法

以下是針對這本書的個人心得感想~另外，這本書是中國專利代理師所撰寫的，所以內文都是中國的法規。

這本書有些部分內容過於簡略，例如第二部份的對營業秘密管理與第六部分的外貿知識產權合規與管理。關於第二部份的營業秘密的管理部分，書中主要是提供避免離職員工對公司造成營業秘密風險的管理方法，但營業秘密的範疇很廣，而這本書對於其他企業會面臨的營業秘密風險就只有簡單提一下而已；至於第六部分讀外貿知識產權合規與管理，有關專利的部分是在很短的篇幅中提到巴黎公約與PCT作為申請中國以外國家專利的途徑、專利加速審查程序等，雖然從全書架構來看，可以理解加入第六部分是為了讓企業的知識產權管理更「完整」，企業要邁向國際、以更宏觀視角作布局發展，但實際看完第六部分後，就只是「知道」有這些制度，對於有一些實務經驗的智財從業人員而言，都是已經知道的內容，不需要花時間看，而對於沒有實務經驗且也不是智財從業人員而言，這樣三言兩語匆匆帶過複雜的PCT制度，大概看完還是一頭霧水吧。

儘管前面有提到覺得本書的不足處，但看章節占比圖，就可以知道前面提到的章節合計僅約10%，且第五部分科技政策合規與管理全部都是針對中國現行對(中國)企業的資質認證、補貼，而政策本來就會動態調整，如果不是在中國企業任職，可以直接跳過。但之所以會特別花力氣寫這本書的心得，就是因為覺得瑕不掩瑜，值得推薦給大家人看，其中讓我收穫最大的部分，就是書中佔了最大篇幅的第一部份企業內部制度合規與管理。

這本書的每個小章節都會拋出一個問題，再答覆完問題後舉出案例。

第一部分企業內部制度合規與管理中，涵蓋從專利提案、答辯、職務發明等，對於in-house專利人員十分受用，因為許多問題是日常工作中研發人員或相關主管會問的，而有些問題因為已經被問過許多次了，所以在閱讀本書的時候不假思索地答覆很直覺的答案，但是到了應用於實務工作時，需要更進一步地思考提問者的背景，以及以企業的角度思考是否有更合適的作法。通過這本書，可以讓已經被工作荼毒到思考僵化的的專利人可以活化一下腦袋。

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例如，書中的其一問題是：已經公開銷售的產品，可以再申請專利嗎?

看到這個問題，我最直覺反應的答案都是「不可以」，因為專利申請案已經喪失新穎性了(或者應該說，可以提出專利申請，但是喪失新穎性的專利申請案不會獲證，提出專利申請只是白做工)。

而更深層的思考是，在企業中提出問題的人，通常是開發人員或是業務人員，那麼他們所說的「公開銷售」跟專利人員所認定會喪失新穎性的「公開銷售」是一樣的嗎?

對於公開銷售的產品造成專利申請案喪失新穎性要求，需要滿足以下至少一條件：

1. 在媒體上做了宣傳推廣，並且公開了創新細節；
2. 在公開場所公開展出、公開使用；
3. 採購方採購相關產品後，進一步組裝加工，對外進行銷售使用。

而如果銷售的產品沒有造成技術公開，則被認為還具有新穎性：

1. 僅供特定客戶內部使用，並沒有對外公開
2. 產品屬於加工設備，不會再次進入公開流通市場

由上述可知，即是有人提出問題：已經公開銷售的產品，可以再申請專利嗎?仍不代表答案必然是「不可以」，而是要進一步了解銷售產品的公開程度，如果在先銷售的行為沒有造成技術對外公開，那麼專利申請案就沒有喪失新穎性。

上面是針對「提問者的背景」所做的進一步思考，那麼「以企業的角度」所要做的進一步思考又是指什麼呢?

在先銷售的行為如果造成技術對外公開，就會成為現有技術，導致專利申請案喪失新穎性，不符合取得專利權的條件。但規定是死的，人是活的，而且開發人員、業務人員之所以會詢問已經販售的產品可不可以申請專利的時候，多半是因為銷售情形或是客戶反應良好，要擴大銷售範圍或是項目補助等原因，就是希望可以取得專利，因此做為企業內部的專利人員，就要思考如何可以取得對企業最大的利益。

在先銷售造成喪失新穎性，造成專利申請案收到核駁，前提是審查員要知道有在先銷售的行為。然而，實務上審查員在進行專利申請案的審查時，主要是找文獻資料作為引證案，例如其他的專利/專利申請案、期刊、網路上的公開資料等，如果沒有詳細的產品資料與銷售資訊在網路上公開，審查員其實很難獲知專利申請的技術應用於哪些產品上，以及實施專利申請技術的產品有無公開銷售。如果審查員沒有檢索到相關的公開文獻的話，很有可能就會獲准專利。

專利獲准後，雖然可能會被提起專利無效程序，但在先銷售在實務上卻鮮少成為專利無效的理由，主要原因如下：

1. 在先銷售使用的「法律證據」難以收集

雖然許多人可以提供銷售契約，但契約中可能沒有寫到產品型號、沒有對應到產品照片等資訊，無法與專利產品作完整對應、沒有發票，而無法證明專利產品已經在先銷售的「法律事實」

2. 專利與產品的技術升級

即使收集到在先銷售使用的「法律證據」，但是產品(產品所使用的技術)在會不斷升級，同樣是在專利申請前銷售的產品，可能就歷經了好幾次的升級，專利所保護的技術細節未必有全部實施於所收集到的「法律證據」所對應的產品。

3. 無效成本過高

專利無效的費用相對於專利申請的費用高了近10倍，除非是有關係到自身的重大利益，否則通常不會輕易提起無效程序。

由上述可知，當有人問已經公開銷售的產品，可以再申請專利嗎? 其實可以指要先考慮技術或產品沒有被文獻、期刊、公開媒體等所揭露，而不用特別考慮銷售本身。