你將學到什麼:

  1. 一案兩請允許同時提出發明專利和新型專利的申請,從而兼顧了快速取得新型專利權以保護創作的效果,同時也保留了發明專利可提供長時間創作保護的優勢,充分發揮各自的優勢。
  2. 專利要申請一案兩請,必須是同一申請人對同一個創作,於同一天分別申請發明專利及新型專利,申請時皆須聲明為一案兩請,且新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷,才能達到權利接續保護。

什麼是一案兩請?

發明專利和新型專利都可以用來保護創作技術創新。發明專利需要經過實體審查,因此申請成本比較高(要支付實質審查費),且需要比較久的時間才能獲得專利權,但是專利權期限可達20年;相對地,新型專利僅需經過形式審查,申請成本低,並且能夠更迅速地取得專利權,讓創新技術及早受到專利權的保護,但是專利權期限僅有10年。

當在發明專利和新型專利之間難以做出選擇時,可選擇進行一案兩請的程序同時提出發明專利和新型專利的申請,從而兼顧了快速取得新型專利權以保護創作的效果,同時也保留了發明專利可提供長時間創作保護的優勢,充分發揮各自的優勢

圖式說明: 專利法中的專利權期限(發明專利的專利權期限為20年,新型專利的專利權期限為10年)是從專利申請日起算,但是要到直到專利申請案核准公告後,創新技術才能開始受到專利權的保護,因此實際上受到專利保護的期間是專利公告日到專利屆滿日之間。

一案兩請時,由於新型專利不用進行實體審查,會先被公告核准,先取得新型專利的專利權,使創作可以先受到新型專利的專利權保護;於此同時,發明專利申請案還在進行實體審查、答辯。發明專利申請案經過審查後,如果專利審查員認為沒有不予專利之情事,則會基於「一創作不能重複授予二項專利」的原則發出通知,讓專利申請人在期限內選擇保留已取得的新型專利權,或選擇將來取得發明專利權。如果選擇了保留已經取得的新型專利,那麼發明專利申請案就不會被核准,效果就會和一開始僅申請新型專利一樣;如果選擇了發明專利,則新型專利會在發明專利公告日起消滅,創作由原本的受新型專利保護,改為受發明專利保護,達到了一案兩請的權利接續效果

一案兩請取得權利接續的要件

專利要申請一案兩請,必須是同一申請人同一個創作,於同一天分別申請發明專利及新型專利,申請時皆須聲明為一案兩請,且新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷,才能達到權利接續保護。

一案兩請達到權利接續保護的要件:

  1. 專利申請人為同一人
  2. 相同的創作
  3. 同一專利申請日
  4. 申請時必須要聲明為一案兩請
  5. 新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷

要件一、專利申請人為同一人

法條中的「專利申請人為同一人」並不是指限制專利申請人只能一個人,而是即使有多位專利申請人,一案兩請中的發明專利與新型專利的專利申請人也需要完全一樣。例如,發明專利的專利權人有甲、乙兩人,一案兩請的新型專利的專利權人不能只有甲,也不可以在有甲、乙之外又多了丙。

新型專利與發明專利的專利申請人要相同,除了是指「遞交專利申請時」相同外,在發明專利審定前(特別是「通知限期擇一時」、「發明專利核准審定時」及「發明專利公告時」等時點),發明專利申請人與新型專利權人都必須相同。如果在發明專利審定前,發明專利申請案與新型專利已經經過轉讓而造成申請人不同時,就會違反先申請原則,智財局會先通知申請人協議,如果協議不成,則發明不予專利,新型公告自始不存在。

要件二、相同創作

發明專利在核准審定時,發明專利只要有一個請求項與新型專利的請求項相同,就算是「相同創作」。如果發明專利在審查過程中修改了請求項的保護範圍,導致發明專利到了核准審定時已經與新型專利完全不同,不再算是相同創作。

這裡要特別提醒的是,「一個請求項相同」不可以單看表面的文字,而是要分析「限制要件」後再來做判斷是否相同。

例如,上圖發明專利申請案可以核准樣態2、3都有附屬項C,單從表面的文字來看會誤以為與新型專利的附屬項C相同,而認為是符合「一個請求項相同」,但從限制要件的角度分析,發明專利申請案可以核准樣態2之所以為會認為與新型專利屬於相同創作,是因為發明專利獨立項的限制要件與新型專利附屬項B的限制要件相同;而發明專利申請案可以核准樣態3是將說明書或圖式中的技術特徵D併入獨立項,以致於每個請求項的限制要求都新增有D,因此與新型專利不屬於相同創作。

要件三、同一申請日

一案兩請的新型專利與發明專利必須要同一天提交專利申請,如果要主張優先權的話,則新型專利與發明專利都必須主張優先權,讓二者的優先權日相同。

要件四、申請時必須要聲明為一案兩請

新型專利與發明專利在申請書上都須分別聲明為一案兩請,請參考智財局所提供的專利申請表格,當中的新型專利申請書與發明專利申請書的第四大點聲明事項,勾選「聲明本人就相同創作在申請本新型專利之同日,另申請發明專利/申請新型專利」,即完成了一案兩請的聲明。

要件五、新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷

一案兩請的權力接續,必須是新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷,因此如果在發明專利審定前,新型專利權已經因為沒有繳納維護費且超過了補繳期限而消滅,或者是因為被舉發成功而撤銷,那麼發明專利就不會獲證。

一案兩請之所以會強調新型專利與發明專利之間的權利不可以中斷,是因為一旦新型專利消滅或撤銷確定的時候,新型專利所保護的創作就已經進入公有領域,任何人都可以自由實施;如果專利權人後來又因為相同創作獲得發明專利,就會導致原本可以自由實施的行為被控侵犯發明專利權,對於公眾來說有失公平。因此,專利權人如果想要享有權利接續之利益,應負承擔新型專利權權利持續到發明公告日的義務。