台灣新型專利採形式審查,其最初的立法目的是讓技術層次較低的新型可以及早獲得專利權。由於形式審查不進行前案檢索 ,也未進行是否滿足實體要件之判斷,只要形式符合就會核准,導致新型專利權取得門檻低且有其不確定性,故透過配套新型專利技術報告的制度,增加新型專利權人行使權利時的限制,避免專利權人濫用權利,同時也提供大眾可以初步確認新型案件是否合於專利要件的管道,以平衡公益與專利權人之利益。

為何要申請新型專利技術報告

新型專利技術報告是任何人都可以申請的,實務上主要的申請人是新型專利權人,而新型專利權人申請新型專利技術報告的原因:

  1. 對疑似侵權的對象進行警告
  2. 避免行使專利權所致他人之損害時所要負的賠償責任

根據專利法第116條規定:「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告」;另外專利法第117條規定:「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限」。

而非專利權人的人之所以要申請新型專利技術報告,通常是因為有商業上實施的打算,避免進行生產投資後被專利權人「找麻煩」,所以先申請新型專利技術報告,確認新型專利技術是否具有可專利性。

提起申請新型專利技術報告

提起申請的時間

新型專利公告後,才可以受理新型專利技術報告的申請;若新型專利申請案已經收到核准通知,並且已經繳納證書費及第1年專利年費後,即便還沒公告,但因為該專利案已明確處於可公告取專利權之狀態,因此為了便利民眾及考量行政經濟,仍會受理新型專利技術報告之申請,並於專利公告後開始辦理比對製作;此外,即便新型專利已經到期,專利權當然消滅後,仍可以申請新型專利技術報告。

專利專責機關受理新型專利技術報告得申請後,會刊載於專利公報,且新型專利技術報告的申請不得撤回。

報告完成時間

新型專利技術報告通常需要1年左右完成;如果專利權人發現其他人有相同或類似商品,則可以檢附相關證明文件,例如廣告目錄或其他證明有商業上實施事實的書面資料,則新型專利技術報告將於申請後 6 個月內完成。

另外,如果非專利權人涉及專利侵權爭議,例如收到新型專利權人所提出專利侵權之存證信函、專利侵權訴訟案件的起訴書或訴訟傳票等文件資料,同樣也可以向智財局申請優先作成新型專利技術報告。

新型專利技術報告的內容

新型專利技術報告的欄位有「新型專利證書號數」、「申請案號」、「申請日」、「優先權日」、「技術報告申請日」、「新型名稱」、「新型專利權人」、「專利代理人」、「新型專利技術報告申請人」、「完成日」、「審查人員姓名」、「先前技術資料範圍」、「比對結果」等欄位;如有須特別註明事項時,會在「備註」欄中記載。

新型專利技術報告是採逐項比對,對新型專利的每一個請求項作新穎性、擬制新穎性、進步性、先申請原則作的比對,在沒有因說明書或請求項記載不明瞭的前提下,會對每一個請求項賦予代碼。

審查人員如何處理新型專利技術報告通知說明

報告完成前,通知專利權人

審查人員對每一請求項逐項比對後,如果判斷新型專利的請求項有不具新穎性、進步性要件時,會通知新型專利權人儘速於新型專利技術報告製作寄發前(實務作業需30日),針對前述事項提出說明。

新型專利權人回覆說明或提供資料後,審查人員如果判斷新型專利權人的說明或資料會變更先前所為的比對結果,則會再次進行調查與比對;若新型專利權人收到通知後超過30日仍未回覆,基於新型專利技術報告的製作時效迅速前提,即依法定處理時限寄發給相關人員。

報告完成後,通知相關人員

新型專利技術報告製作完成後,會寄送給報告的申請人;如果申請人不是專利權人時,會另外副知專利權人。

同一個新型專利可以多次申請新型專利技術報告,如果是第2次以後申請的新型專利技術報告,如果結果於之前的報告不同時,也會副知所有先前新型專利技術報告的申請人。

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